Benefits of Trademark Registration in United Kingdom

Blog

Benefits of Trademark Registration in United Kingdom

The British trademark certificate enables the right holder to own, use and dispose of the trademark rights, as well as the unique right to prohibit third parties to     using the trademark, according to the specific classes of goods and services of the International Classifier of Goods and Services specified in the certificate.

                   Very convenient is the online application process. In terms of time, the examination of an application for a trademark takes up to 10 days, and the issuance of a certificate for a trademark takes about 4 months from the date of filing the application with the British Patent Office, which is much faster than in Ukraine.

                  The examination of the application in the patent office of the United Kingdom goes through two stages on formal grounds – “formal” and the second stage of public disclosure – “opposition”.

                During the second stage, which lasts 2 months and can be extended up to three months, if you receive a petition with claims, anyone who believes that the claimed image or word in any way violates his rights, file a petition with the UK Patent Office .

                If the claims specified in the application are subject to the provisions of the UK Trademark Act 1994, then this information is sent to the applicant’s representative with a registered image or word to prepare an objection. If the objection is justified and does not contradict the provisions of this law, the UK Patent Office issues a trademark certificate that confirms the ownership of the claimed image or word.

                Also, after filing an application for registration of a trademark to the British Patent Office, it is possible to expand protection to the territory of other 122 countries at the same time, according to the Madrid Agreement, by creating and filing one international application for registration of a trademark.

                Significant advantages are the reliability of British jurisdiction, as well as the ability to avoid double taxation and apply a lower rate when paying royalties on trademarks, in accordance with agreements signed between Ukraine and the UK.

                SION Patent Law Firm provides its clients with services much faster and cheaper than other Ukrainian law firms, because we have our office in the UK and opportunity to directly communicate with representatives of the UK Patent Office.

                 

               

 

Изменение процедуры регистрации ТМ: на что следует обратить внимание

Практически у каждого человека на этой планете есть документ, который идентифицирует его среди других. Например, паспорт, в котором прописаны фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес регистрации и другие данные.

У товаров и услуг, кстати, тоже есть такой документ, только называется он свидетельство. Но если человек может выбрать абсолютно любое имя – у кого-то от рождения Иванова Мария Алексеевна, кто-то меняет имя, данное родителями, на Айфон Семь, – то с названиями, которые отличают товары и услуги разных производителей, не все так просто.

В продолжении анализа Законопроекта №2258 от 11.10.2019 г. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентным троллингом» сегодня поговорим об изменениях процедуры регистрации торговых марок.

Относительно торговых марок уточняются основания для отказа в регистрации. Согласно Законопроекту не могут получить правовую охрану знаки, которые являются тождественными или схожими настолько, что их можно перепутать с торговыми марками, которые используются другими лицами в иностранных государствах, если заявка подана заявителем в Украине недобросовестно, в частности, подана от своего имени агентом или представителем этого лица без его разрешения.

В действующем Законе Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» не могут получить правовую охрану знаки, которые являются ложными, или такими, которые могут ввести в заблуждение относительно товара, услуги или лица, производящего товар или предоставляющего услугу.

В Методических рекомендациях по отдельным вопросам проведения экспертизы заявки на знак для товаров и услуг описано, что к подобным знакам относятся: использование слова «natural» для синтетических материалов, «MADE IN U.S.A.» для товаров, которые произведены, например, в Китае, или этикетка со словом «мыло» для продукта гель для душа. Новое положение уточняет ст. 6 Закона и в некоторой степени защищает права зарубежных брендов в Украине.

С одной стороны, торговая марка имеет территориальное ограничение. Но как поступают недобросовестные предприниматели сейчас? Не придумывают новое оригинальное название, а дома в тапочках за компьютером ищут интересные иностранные знаки и подают на регистрацию. Например, если оригинальная торговая марка зарегистрирована в Италии на услуги салонов красоты и ее правообладатель не планирует географически расширять свой бизнес, то скорее всего оспаривать регистрацию в Украине никто не будет.

Но что делать производителю, который шьет одежду в Германии и в ближайшем будущем хочет поставлять свою продукцию к нам, а его знак уже зарегистрирован на другое лицо? Кстати, в последнее время эксперты отказывают в подобных регистрациях, ссылаясь на официальные сайты зарубежных торговых марок, просто эта практика будет предусмотрена дополнительной нормой в Законе.

В свою очередь владелец зарубежной торговой марки может потребовать признать свидетельство Украины на свой знак, заявителем на который является другое лицо, недействительным или передать ему права, если конкурент не обоснует свои действия соответствующими доказательствами.

Внедряется норма Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в национальное законодательство, в соответствии с которой можно прекратить действие свидетельства на торговую марку только в том случае, если она непрерывно не используется на протяжении пяти лет от даты регистрации.

Законопроект конкретизирует процедуру подачи возражения против поданной на регистрацию торговой марки на несоответствие критериям правовой охраны. Если в действующем Законе любое лицо могло подать возражение не позже, чем за пять дней до принятия решения по заявке, то по новым правилам – только на протяжении трех месяцев с момента получения материалов на регистрацию органом, их проверки и публикации в Бюллетене ведомостей. Сейчас подача такого возражения на этапе квалификационной экспертизы может увеличить срок принятия решения по заявке на несколько месяцев.

Срок подачи заявки на повторную регистрацию торговой марки сокращается с трех до двух лет. Введено исключение, что владелец свидетельства, действие которого прекращено, может дать свое разрешение на повторную регистрацию другому лицу. Эта норма, во-первых, мотивирует заявителя не откладывать регистрацию до последнего, а оперативно подать документы на возобновление правовой охраны знака.  А во-вторых, дает возможность другим лицам договорится с правообладателем, не ждать три года, зарегистрировать знак и использовать его в своей деятельности.

Эффективность измененной нормы можно рассмотреть на практическом примере. На сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в разделе «Апелляционная палата» можно найти практику возражений против решений об отказе в регистрации знаков для товаров и услуг на основании ст. 22 Закона о праве повторной регистрации.

Например, кейс 2016 года по торговой марке «Агробізнес сьогодні» (решение Апелляционной палаты от 02.02.2016 г.). 18 августа 2015 года Государственная служба интеллектуальной собственности Украины отказала в регистрации знака, противопоставив другой – «Агробізнес сьогодні» за свидетельством №60048, срок действия которого истек.

 В свою очередь апеллянт отметил, что во время подачи заявки на регистрацию торговой марки предоставлял письмо от правообладателей свидетельства №60048, в котором они не возражали против предоставления правовой охраны похожему знаку.

Данное заявление не было принято во внимание экспертом в процессе вынесения решения по регистрации знака, и заявитель вынужден был доказывать в Апелляционной палате, что повторно нельзя зарегистрировать только тождественные знаки.

Согласно Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг, обозначения считаются тождественными с другими, если они совпадают по всем элементам. Также есть понятие похожих знаков: знаки считаются похожими настолько, что их можно спутать с другими, если они ассоциируются в целом, несмотря на разницу отдельных элементов, и вводят в заблуждение рядового потребителя.

Апелляционная палата, рассмотрев все материалы дела, приняла решение в пользу апеллянта, обосновав свою позицию тем, что торговые марки являются похожими, а не тождественными. Знаки имеют одинаковый словесный элемент «Агробізнес сьогодні», но различаются отдельными признаками (стиль написания, шрифт, графические элементы).

Исходя из дела, можно сделать вывод, что если бы новая норма действовала, то заявителю не надо было бы доказывать свою правоту в Апелляционной палате, а срок регистрации знака уменьшился бы на 7-8 месяцев. В свою очередь, я бы предложила уточнить текст ст. 22 о праве повторной регистрации в Законопроекте №2258 и изложить его следующим образом: «Ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію тотожної торговельної марки протягом двох років після припинення дії свідоцтва згідно з пунктами 1 і 2 статті 18 цього Закону, крім випадків, коли власник свідоцтва, дію якого припинено, надасть свою згоду на реєстрацію заявленої торговельної марки.»

Законопроектом предусматривается подача заявок на регистрацию интеллектуальной собственности в электронной форме и осуществления электронного делопроизводства с использованием квалифицированной электронной подписи, что сократит сроки поступления материалов на регистрацию и избавит от бумажной рутины.

В отличии от положений, которые изменяют Закон Украины «Об охране прав на промышленные образцы», по торговым маркам расширяется перечень отказов в правовой охране, более детально прописывается международная регистрация знака на территории Украины, изменяется норма повторной регистрации знака и предусматривается электронная подача заявки.

Но основные нововведения скорее защищают интересы правообладателей знаков, которые используются в иностранных государствах. Со своей стороны, порекомендую предпринимателям более осторожно подходить к выбору имени для своей деятельности и провести анализ стратегии получения защиты торговой марки с патентным повереным. Ведь свидетельство на знак для товаров и услуг – не паспорт, его не так легко получить и можно оспорить в суде.

 

Виктория Борисенко

Юрист компании «SION»

 

 

Регистрация ТМ в ОАЭ: особенности подачи заявки

Зарегистрировать торговую марку в Объединённых Арабских Эмиратах можно через Национальное патентное ведомство при Министерстве экономики ОАЭ путем подачи электронной заявки. Одним из немаловажных плюсов регистрации торговой марки именно в ОАЭ является довольно быстрая процедура регистрации. Максимальный срок регистрации торговой марки, с учетом проведения экспертизы, не будет превышать 3-х месяцев.

После подачи электронной заявки, в течение 30 дней может быть предъявлена претензия, на которую Вы можете предоставить свои возражения также в течение месяца. Обязательно следует иметь ввиду, что Национальное патентное ведомство ОАЭ может отказать в регистрации торговой марки в случае, если при проведении экспертизы выявит тожественную торговую марку. Чтобы избежать подобных проблем, заявителю необходимо провести предварительный поиск в базе уже существующих брендов.

Важно знать, что для подачи заявления на регистрацию заявителю необходимо подготовить определенный пакет документов с обязательным переводом на арабский язык, если они на английском языке, или же переводом на арабский и английский языки, если документы на другом языке. Также потребуется заполненное заявление на регистрацию с описанием знака и информации о заявителе.

Чтобы зарегистрировать товарный знак в ОАЭ физическим лицам, необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, изображение ТМ в электронном и распечатанном виде, заверенный перевод текста на арабский язык, копию паспорта и документ, подтверждающий право на коммерческую деятельность в стране.  

Если же торговая марка оформляется на предприятие, то предоставляются данные о его регистрации или же заверенные копии учредительной документации. Стоит отметить, что стоимость регистрации также будет зависеть от того, на кого она проводится: регистрация торговой маки на предприятие будет стоить в 2 раза дороже, нежели регистрация на физическое лицо.

Особенностью процедуры также является тот факт, что Национальное патентное ведомство ОАЭ принимает заявки исключительно, если Вы являетесь гражданином данного государства или же Ваша компания зарегистрирована в ОАЭ, либо же у Вас имеется доверенность на представительство Ваших интересов, легализированная согласно законодательству ОАЭ. Указанная доверенность должна быть в пакете документов на подачу заявки.

В целом, регистрация торговой марки в ОАЭ, с учетом официального сбора (при регистрации ТМ в одном классе) и профессиональных услуг юристов компании «SION» составит около 3500 $.

Наталья Рязанова

Управляющий партнер «SION Company»

Патентный троллинг: анализируем инициативу украинских законодателей

В преддверии Хэллоуина хотелось бы рассказать об ужасных созданиях, которые терроризируют современный бизнес. Среди общества существую тролли, препятствующие предпринимателям нормально работать. Это не сказочные создания с бородавками, которые могут присниться в кошмарном сне, а их разновидность в реальном мире – патентные тролли.

Патентный тролль – это субъект хозяйственной деятельности, который не производит продукт, а получает патент на уже широкоизвеcтное изделие с целью подачи иска против других лиц, которые используют этот объект в своей деятельности.

С целью гармонизации украинского и европейского законодательства и создания схемы борьбы против лиц, которые злоупотребляют правами интеллектуальной собственности был создан законопроект №2258 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентным троллингом”.

Одним из главных нововведений законопроекта будет механизм признания прав на промышленный образец недействительными в Апелляционной палате. Если согласно ст. 25 действующего Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы» подобный спор может быть разрешен только в судебном порядке, то по новому законопроекту любое лицо может подать в Апелляционную палату обоснованное заявление о признании прав на промышленный образец недействительным по причине его несоответствия условиям правовой охраны. Все мы прекрасно понимаем, что подобное разбирательство в суде может затянуться на несколько лет, а вот Апелляционная палата выносит решение в течении трех месяцев.

Максимальный срок действия исключительных имущественных прав на промышленный образец будет увеличен с 15 лет до 25, а охраняемым документом будет свидетельство, а не патент. Также объем правовой охраны будет распространяться на любой другой внешний вид изделия, который не производит на информированного пользователя отличительного общего впечатления.

Вводится понятие правовой охраны незарегистрированного промышленного образца. Его срок составляет три года от даты его доведения до общего сведения на территории Украины, т.е. если он был опубликован, экспонирован на выставке, использован в торговле или обнародован другим способом. Новое положение в законопроекте поможет защитить изделия, которые стали известны широкому кругу лиц, но еще не были поданы на регистрацию. И как раз минимальный срок охраны будет стимулировать владельца получить свидетельство. Собственник незарегистрированного промышленного образца также имеет право запрещать его копирование за исключением тех случаев, когда объект был создан другим автором самостоятельно и можно считать, что он не был ознакомлен с доведенным до общего сведения незарегистрированным промышленным образцом.

Законопроект расширяет критерии охраноспособности. В частности, кроме новизны, появляется новый – “индивидуальный характер” – если общее впечатление, которое промышленный образец производит на информированного пользователя, отличается от общего впечатления, которое производит на такого пользователя любой другой.

Уточняются условия предоставления правовой охраны. Например, ее не может получить результат интеллектуальной деятельности в области художественного конструирования, который является частью изделия и будет невидимым во время его обычного использования, потому что промышленный образец – это художественное решение внешнего вида. Или не могут получить правовую охрану признаки изделия, которые обусловлены только его техническими функциями.

Можно будет подать множественную заявку – она касается нескольких промышленных образцов (до ста), которые принадлежат к одному и тому же классу Международной классификации промышленных образцов. Для такого вида заявки может быть принято решение о государственной регистрации отдельных промышленных образцов и отказ в оставшейся части. Также заявитель в ответ на предложение Учреждения или по собственной инициативе может разделить множественную заявку на две и более.

В законопроекте прописано, что при проведении экспертизы устанавливается не только проверка заявки на соответствие формальным признакам, но и условиям предоставлени правовой охраны (заявленный объект не перечит общепринятым нормам морали, публичному порядку, должен иметь устойчивую форму,  быть видим во время использования как составляющая часть одного изделия и т.п.). В то же время в ст. 16  «Регистрация» гласит, что государственная регистрация промышленного образца осуществляется под ответственность владельца за соответствие объекта критериям охраноспособности (новизну и индивидуальный характер). Это сводит на нет все вышезаявленные положения по борьбе с патентным троллингом, потому что, во-первых, лицо, права на свидетельство которого оспариваются или были признаны недействительными, может пойти и заново зарегистрировать тот же промышленный образец, а во-вторых, будут и дальше получать правовую охрану лампочки, вешалки, шариковые ручки и винтики, которые не имеют оригинального дизайнерского решения.

Пождытожив все вышеперечисленное, можно сказать, что кардинальных и существенных изменений законодательство претерпевать не будет. Регистрация промышленных образцов, как была так и будет производиться под ответственность заявителя.  Как подобные изменения могут победить патентных троллей? Остается вспомнить, что спасение утопающего дело рук самого утопающего. Необходимо купить спасательный круг до морского круиза! А всем лицам, которые используют в своей деятельности объекты интеллектуальной собственности – вовремя подать их на регистрацию и не дожидаться кошмара наяву с патентными троллями.

Виктория Борисенко

Юрист патентно-юридической компании «SION»

 

Управление интеллектуальным портфелем бизнеса

 

Украинское законодательство определяет интеллектуальную собственность как исключительные права физического или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования).

И как показывает практика, каждый собственник бизнеса, в тот или иной момент, сталкивается с проблемой незаконного использования своего интеллектуального капитала, то бишь с воровством секретов производства, торговой марки, технологий и программного обеспечения.

Для того, чтобы уберечь свой бизнес от подобных действий со стороны недобросовестных конкурентов, необходимо очень грамотно сформировать интеллектуальный портфель предприятия. Опытные юристы патентно-юридической компании «SION» смогут помочь в данном вопросе, предварительно проведя комплексный анализ вашего бизнеса и   выявив объекты интеллектуальной собственности, которые нуждаются в защите.

После анализа, юристы компании осуществляют регистрацию стратегически важных для бизнеса клиента объектов интеллектуальной собственности (в странах, где ведет бизнес клиент) и формируют на их основе мощный и надежный интеллектуальный портфель.

Для эффективного управления разрабатывается определенная стратегия, при формировании которой учитываются особенности бизнес-процессов и мнение руководителей соответствующих подразделений компании. Стратегия управления интеллектуальной собственностью может изменяться параллельно с изменениями потребностей предприятия.

Работа по отслеживанию нарушений прав интеллектуальной собственности зависит от специфики бизнеса клиента, и строится на основании комплексной стратегии защиты, которую специалисты компании разрабатывают сразу после комплексного анализа бизнеса.

Полученные после регистрации охранные документы, среди которых патенты и свидетельства, дадут собственнику основание для выявления нарушений, предъявления претензий и наложение запрета на незаконное использование интеллектуальной собственности предприятия с применением различных правовых механизмов.

Специалисты юридической компании «SION» понимают, что сфера интеллектуальной собственности охватывает не только юридические знания, которые дают возможность эффективно защищать права правообладателя, а еще знания в конкретных сферах науки и техники, экономике, что позволяет комплексно создать охрану конкретного продукта.

Поэтому в компании работают патентные поверенные, специализирующиеся на фармацевтической, химической, медицинской отраслях, технике, инжиниринге; а также экономисты, которые рассчитывают экономическую эффективность внедрения в бизнес инновационных технологий и их будущую прибыль, и, конечно же, адвокаты, юристы, которые защищают права правообладателя в суде и представляют его интересы в правоохранительных органах.

Таким образом, патентно-юридическая компания «SION» является специализированной компанией, ориентированной исключительно на комплексную защиту интеллектуальной собственности конкретного бизнеса по всему миру.

 

Стратегия защиты прав интеллектуальной собственности

Защита прав интеллектуальной собственности являются одним из основных индикаторов развития общества в целом и уровня экономики конкретной страны в частности. Следовательно, владение комплексом прав на интеллектуальную собственность – товарные знаки, фирменные наименования, промышленные образцы и изобретения – является необходимым элементом любого субъекта предпринимательской деятельности.

Зачастую, компании владеют интеллектуальной собственностью различного типа, способы и методы защиты которой существенно разнятся между собой. Предприниматели часто обращаются к регистрации таких объектов, впоследствии используя их в качестве основных принципов построения взаимоотношений с компаниями-партнерами или компаниями-конкурентами. В том числе, защита прав интеллектуальной собственности является действенным механизмом монетизации бизнеса.

Для защиты прав интеллектуальной собственности используется огромный комплекс мер для их максимальной защиты: от патентования промышленных образцов, полезных моделей и изобретений до регистрации авторского права.

Эффективность владения объектами интеллектуальной собственности зависит от оптимизации управления результатами интеллектуального труда. Получать максимальную отдачу позволит проведение аудита интеллектуальной собственности в компании, который представляет комплекс экспертных анализов и ревизию документации по имеющимся в организации объектам интеллектуальной собственности.

В процессе анализа проводится проверка на соответствие документов юридическим нормам, правильности учета и отражения в бухгалтерском балансе, а также оценка стоимости и доходности результатов интеллектуальной деятельности.

Алгоритм аудита интеллектуальной собственности зависит от специфики и направлений деятельности компании. Выбор определяющего направления зависит от планируемого использования результатов аудита, среди которых могут быть реорганизация, продажа или покупка предприятия и т.п. Существующие стратегии в сфере защиты прав интеллектуальной собственности позволяют решать такие вопросы как оформление патентов на организационные разработки и изобретения, а также повышение защиты секретных разработок.

Следует понимать, что только системный подход и комплексные технологии обеспечат вашему предприятию надежную защиту прав интеллектуальной собственности. Мы гарантируем, что стратегия защиты интеллектуальной собственности, разработанная специалистами патентно-юридической компании «SION», в результате, будет способствовать стимуляции роста инвестиций в ваш бизнес, поможет увеличить доходы и выгоды клиентов, а также даст возможность наладить выгодные взаимоотношения с контрагентами.

 

 

 

   

 

 

 

 

Франчайзинг как механизм для защиты и монетизации бизнеса

Что такое франчайзинг? Франчайзинг – это внедрение новых технологий и обучение других предпринимателей своему ремеслу. По сути, это такая   организация бизнеса, которая позволяет франчайзеру передавать право на продажу товаров/продуктов/услуг компании другой стороне, франчайзи – за определенную плату, но с некоторыми особыми условиями/обязательствами.

Успешные франчайзинговые программы имеют очень высокую инновационную составляющую. В целом, для франчайзера покупка франшизы – это удобный и надежный способ расширения собственного бизнеса. В свою очередь, для стартапера – это относительно простой способ стать владельцем бизнеса, получив работающую бизнес-модель.

Можно сказать, что покупая франшизу, франчайзи покупает опыт и отлаженные процессы ведения бизнеса, тес самым, минимизируя свои операционные риски и гарантируя успех и рентабельность своего бизнеса. В Украине с 2015 года вопрос передачи франшизи регулируется путем заключения договора коммерческой концессии.

Выбирая франшизу, все ориентируются на разные параметры. Кто-то гонится за перспективой, кто-то за ценой, кто-то смотрит уже на бренд, хотя в Украине за него еще не готовы платить. Покупка франшизы, в дополнение к известному бренду, предоставляет преимущества в виде проверенной системы работы и обучения персонала. При покупке франшизы, начинающий предприниматель может быть уверен, что на его предложение есть спрос, и ему не надо проводить собственное маркетинговое исследование рынка.

Франчази также получает информацию о конкурентной среде в своей сфере деятельности и различные маркетинговые инструменты, которые уже зарекомендовали себя как успешные. Покупателю франшизи также не нужно заморачиваться над рекламной кампанией по продвижению своего продукта, покупать материалы и придумывать услуги, договариваться об условиях аренды помещения.

Понимая актуальность темы франчайзинга, патентно – юридическая компания «SION» проводит тематические бизнес-завтраки, ближайший из которых состоится 21 октября.

Во время нашего бизнес-завтрака, мы обсудим применения механизма франчайзинга на примерах практических кейсов из сферы общественного питания, бьюти-индустрии, фешн-индустрии, туристических услуг.

Наш бизнес-завтрак будет полезен собственникам бизнеса, директорам, топ-менеджерам, практикующим юристам, всем кому интересна тема защиты и монетизации интеллектуальной собственности. 

 

© SION company LLC 2019
Follow Us

Укажите Ваши контактные данные для связи со специалистом