Изменение процедуры регистрации ТМ: на что следует обратить внимание

Блог

Изменение процедуры регистрации ТМ: на что следует обратить внимание

Практически у каждого человека на этой планете есть документ, который идентифицирует его среди других. Например, паспорт, в котором прописаны фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес регистрации и другие данные.

У товаров и услуг, кстати, тоже есть такой документ, только называется он свидетельство. Но если человек может выбрать абсолютно любое имя — у кого-то от рождения Иванова Мария Алексеевна, кто-то меняет имя, данное родителями, на Айфон Семь, — то с названиями, которые отличают товары и услуги разных производителей, не все так просто.

В продолжении анализа Законопроекта №2258 от 11.10.2019 г. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентным троллингом» сегодня поговорим об изменениях процедуры регистрации торговых марок.

Относительно торговых марок уточняются основания для отказа в регистрации. Согласно Законопроекту не могут получить правовую охрану знаки, которые являются тождественными или схожими настолько, что их можно перепутать с торговыми марками, которые используются другими лицами в иностранных государствах, если заявка подана заявителем в Украине недобросовестно, в частности, подана от своего имени агентом или представителем этого лица без его разрешения.

В действующем Законе Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» не могут получить правовую охрану знаки, которые являются ложными, или такими, которые могут ввести в заблуждение относительно товара, услуги или лица, производящего товар или предоставляющего услугу.

В Методических рекомендациях по отдельным вопросам проведения экспертизы заявки на знак для товаров и услуг описано, что к подобным знакам относятся: использование слова «natural» для синтетических материалов, «MADE IN U.S.A.» для товаров, которые произведены, например, в Китае, или этикетка со словом «мыло» для продукта гель для душа. Новое положение уточняет ст. 6 Закона и в некоторой степени защищает права зарубежных брендов в Украине.

С одной стороны, торговая марка имеет территориальное ограничение. Но как поступают недобросовестные предприниматели сейчас? Не придумывают новое оригинальное название, а дома в тапочках за компьютером ищут интересные иностранные знаки и подают на регистрацию. Например, если оригинальная торговая марка зарегистрирована в Италии на услуги салонов красоты и ее правообладатель не планирует географически расширять свой бизнес, то скорее всего оспаривать регистрацию в Украине никто не будет.

Но что делать производителю, который шьет одежду в Германии и в ближайшем будущем хочет поставлять свою продукцию к нам, а его знак уже зарегистрирован на другое лицо? Кстати, в последнее время эксперты отказывают в подобных регистрациях, ссылаясь на официальные сайты зарубежных торговых марок, просто эта практика будет предусмотрена дополнительной нормой в Законе.

В свою очередь владелец зарубежной торговой марки может потребовать признать свидетельство Украины на свой знак, заявителем на который является другое лицо, недействительным или передать ему права, если конкурент не обоснует свои действия соответствующими доказательствами.

Внедряется норма Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в национальное законодательство, в соответствии с которой можно прекратить действие свидетельства на торговую марку только в том случае, если она непрерывно не используется на протяжении пяти лет от даты регистрации.

Законопроект конкретизирует процедуру подачи возражения против поданной на регистрацию торговой марки на несоответствие критериям правовой охраны. Если в действующем Законе любое лицо могло подать возражение не позже, чем за пять дней до принятия решения по заявке, то по новым правилам — только на протяжении трех месяцев с момента получения материалов на регистрацию органом, их проверки и публикации в Бюллетене ведомостей. Сейчас подача такого возражения на этапе квалификационной экспертизы может увеличить срок принятия решения по заявке на несколько месяцев.

Срок подачи заявки на повторную регистрацию торговой марки сокращается с трех до двух лет. Введено исключение, что владелец свидетельства, действие которого прекращено, может дать свое разрешение на повторную регистрацию другому лицу. Эта норма, во-первых, мотивирует заявителя не откладывать регистрацию до последнего, а оперативно подать документы на возобновление правовой охраны знака.  А во-вторых, дает возможность другим лицам договорится с правообладателем, не ждать три года, зарегистрировать знак и использовать его в своей деятельности.

Эффективность измененной нормы можно рассмотреть на практическом примере. На сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в разделе «Апелляционная палата» можно найти практику возражений против решений об отказе в регистрации знаков для товаров и услуг на основании ст. 22 Закона о праве повторной регистрации.

Например, кейс 2016 года по торговой марке «Агробізнес сьогодні» (решение Апелляционной палаты от 02.02.2016 г.). 18 августа 2015 года Государственная служба интеллектуальной собственности Украины отказала в регистрации знака, противопоставив другой — «Агробізнес сьогодні» за свидетельством №60048, срок действия которого истек.

 В свою очередь апеллянт отметил, что во время подачи заявки на регистрацию торговой марки предоставлял письмо от правообладателей свидетельства №60048, в котором они не возражали против предоставления правовой охраны похожему знаку.

Данное заявление не было принято во внимание экспертом в процессе вынесения решения по регистрации знака, и заявитель вынужден был доказывать в Апелляционной палате, что повторно нельзя зарегистрировать только тождественные знаки.

Согласно Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг, обозначения считаются тождественными с другими, если они совпадают по всем элементам. Также есть понятие похожих знаков: знаки считаются похожими настолько, что их можно спутать с другими, если они ассоциируются в целом, несмотря на разницу отдельных элементов, и вводят в заблуждение рядового потребителя.

Апелляционная палата, рассмотрев все материалы дела, приняла решение в пользу апеллянта, обосновав свою позицию тем, что торговые марки являются похожими, а не тождественными. Знаки имеют одинаковый словесный элемент «Агробізнес сьогодні», но различаются отдельными признаками (стиль написания, шрифт, графические элементы).

Исходя из дела, можно сделать вывод, что если бы новая норма действовала, то заявителю не надо было бы доказывать свою правоту в Апелляционной палате, а срок регистрации знака уменьшился бы на 7-8 месяцев. В свою очередь, я бы предложила уточнить текст ст. 22 о праве повторной регистрации в Законопроекте №2258 и изложить его следующим образом: «Ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію тотожної торговельної марки протягом двох років після припинення дії свідоцтва згідно з пунктами 1 і 2 статті 18 цього Закону, крім випадків, коли власник свідоцтва, дію якого припинено, надасть свою згоду на реєстрацію заявленої торговельної марки.»

Законопроектом предусматривается подача заявок на регистрацию интеллектуальной собственности в электронной форме и осуществления электронного делопроизводства с использованием квалифицированной электронной подписи, что сократит сроки поступления материалов на регистрацию и избавит от бумажной рутины.

В отличии от положений, которые изменяют Закон Украины «Об охране прав на промышленные образцы», по торговым маркам расширяется перечень отказов в правовой охране, более детально прописывается международная регистрация знака на территории Украины, изменяется норма повторной регистрации знака и предусматривается электронная подача заявки.

Но основные нововведения скорее защищают интересы правообладателей знаков, которые используются в иностранных государствах. Со своей стороны, порекомендую предпринимателям более осторожно подходить к выбору имени для своей деятельности и провести анализ стратегии получения защиты торговой марки с патентным повереным. Ведь свидетельство на знак для товаров и услуг — не паспорт, его не так легко получить и можно оспорить в суде.

 

Виктория Борисенко

Юрист компании «SION»

 

 

© SION company LLC 2019
Социальные сети

Укажите Ваши контактные данные для связи со специалистом